По повод влизането в сила от днес на новия Закон за марките и географските означения, ще посветим няколко последователни материала на тази все по-важна в глобален план тема. На първо място, на база на нашия опит и дългогодишна работа с клиенти, бихме искали да се спрем на някои разпространени заблуди, които са ни направили впечатление в тази област.

¨      Заблуда 1: Веднъж регистрирана, марката „работи“ безотказно за моя бизнес – никой не може да ми я вземе или атакува и мога да забраня на всекиго да използва същите думи, същата картинка, и така нататък, независимо в каква връзка.

Не съвсем. Регистрацията на марката Ви е нещо полезно и необходимо, но то не дава абсолютни гаранции за горното. Ако не сте направили добро проучване на това дали марката Ви ще бъде годен обект на защита, могат да се объркат много неща:

Първо, може притежател на по – ранна (вече регистрирана в България или ЕС) марка да възрази на регистрацията в 3-месечен срок от подаването й на някое от законовите основания (най-вече свързани с това, че по-ранната марка е за идентични или сходни стоки или услуги и е идентична или сходна на тази, за която търсите регистрация или е известна на територията на България, съответно – на ЕС. Например, ако допуснем за целите на дискусията, че „Адидас“ не е регистрирана в България, все пак тя е общоизвестна марка на нашата територия, критерият за което се съдържа в чл.6, изр.2 на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, ратифицирана от България в нейната Лисабонска версия и подлежи на защита по съдебен исков ред. Ако собственикът на по-ранно регистрираната/общоизвестната марка докаже, че опозицията му е основателна, регистрацията на марката Ви ще бъде отказана, а вие ще сте загубили ценно време и пари. Ето защо е много важно да проучите предварително и внимателно дали не нарушавате нечии права преди да подадете регистрацията си.

Но не само регистрацията е решаваща. Възможно е да се подаде #опозиция и от действителен притежател на нерегистрирана марка, стига тя да е действително използвана в търговската дейност на същия в България и е за сходни или идентични стоки или услуги.

Ето защо колкото повече креативност проявите при избора на марка и колкото по-малко копирате вече съществуващи артефакти, марки и изображения, толкова по-голям е шансът марката Ви да защити добре Вашето бизнес начинание и икономическите Ви интереси.

Но това е по-добрият вариант, в този случай ще имате яснота в рамките на 3 месеца дали можете да продължите да разчитате на нея или трябва да помислите за друг вариант.

По-неприятният вариант е вторият. Ако не сте проверили добре дали марката Ви не противоречи на някое от абсолютните основания за регистрация и въпреки това тя бъде регистрирана (и експертите в патентни ведомства правят грешки), както и когато марката Ви нарушава по-ранни права, но въпреки това носителят им е пропуснал да подаде опозиция в тримесечния срок, това за съжаление не означава, че не може да атакува марката на по-късен етап, макар и по-трудно и в по-малък брой случаи. Същестуват начини този риск да се ограничи с внимателна предварителна преценка на знака, който искате да заявите – например, след такава преценка специалист би Ви посъветвал, че не можете да регистрирате като своя марка Мадарския конник, нито листо коноп или самостоятелното изображение на роза дамасцена, така често и силно свързана с представата за България. По много от тези въпроси съществува обилна съдебна практика на националните съдилища, макар и по стария закон; съществува и доста практика на Съда на ЕС, чиито тълкувания на европейското право на защита на търговските марки (което в повечето случаи дава рамката, а дори и точното съдържание на българското) са задължителни за българския съд.

Поради това, както и поради все по-голямата отвореност на българския пазар към европейския единен такъв, наличието на множество дигитални регистри и многопластовото право на Европейския съюз – част от вътрешния ни правов ред, прави задължителна предварителната консултация със специалист по право на интелектуална собственост – това би спестило доста загуби, неприятности, разноски и главоболия.

¨      Заблуда 2: Щом съм я регистрирал пръв, тя е мое безусловно притежание и никой не може да я използва повече, дори и преди това да го е правил.

Не, това не е вярно. Първо, дори и да не е регистрирана дадена марка, ако тя е известна на територията на България по определени критерии, предвидени в закона и доразвити в съдебната практика, действителният й притежател има права, особено ако докаже, че подалият заявлението за регистрация е действал недобросъвестно (виж по-горе примерът „Адидас“). Ето защо първоначалната преценка на всяка нова регистрация е от много голямо значение, тъй като законът създава пречки пред използването на нечия друга инвестиция или разпознаваемост на пазара.

Накратко казано – няма гаранции, че регистрацията на марка, страдаща от пороци, ще издържи атаката на конкурент.

¨      Заблуда 3: Мога да регистрирам като мой всеки знак, звук, форма или звукосъчетание, което ми харесва, стига някой друг да не го е направил преди мен

И да, и не. От една страна, да, в практиката си сме виждали всякакви регистрации, включително на изображения на предмети, имащи национална културна стойност, за което има изрична забрана в закона. От друга страна – съществува сериозен риск регистрацията да бъде отменена на един по – късен етап. Отново трябва да кажем: колкото по-неоригинална, близка до общоприетите асоциации със защитения клас стоки или услуги или, така да се каже – „описателна“ е марката, толкова по-голям е шансът регистрацията й да бъде отказана. Макар при търговските марки да не съществува изискване за оригиналност и собствено творчество за разлика от авторското право, колкото по-добре е използвано въображението при създаването на знака, толкова по-голям е шансът марката да бъде регистрирана и защитавана за в бъдеще безпроблемно. Ето защо съветът ни към клиентите е – не се спирайте на първите попаднали Ви думи, защото те обикновено биха хрумнали на всеки и описват услугата или стоката по един стандартен начин. Отказите в такива случаи следват логиката, че не бива да се дава право на едни търговци да изземват или монополизират символност или описание, което се използва в стопанския оборот обичайно, за да се назове именно по този начин дадена стока или услуга. „Училище за готвачи“, „Клиника за птици“, стилизирано изображение на детска ръчичка с думата „Дом“ – всичко това са слаби опити за марка, които са неотличителни, използват се широко, описват услугата и всяко компетентно длъжностно лице би трябвало да откаже да ги регистрира. Ако не откаже, то всеки добър адвокат може да ги атакува и отмени на по-късен етап, освен ако не сте създали наистина глобален бранд междувременно, който е заживял собствен живот.

¨      Заблуда 4: Веднъж регистрирана, марката може да се ползва винаги и навсякъде, във всяка държава, за всяка нова бизнес инициатива, която е „моя“.

Пак не. Съществува нещо, което се нарича „класификация на стоките и услугите“ за целите на регистриране на марки и то трябва да бъде много внимателно прегледано и да бъдат подбрани класовете стоки или услуги, които описват най-точно бъдещата дейност. В противен случай регистрацията ще бъде отказана – ако е прекомерно широка или пък, ако „мине“, но марката не бъде използвана в рамките на определен период след това в търговската дейност за всеки от регистрираните класове стоки или услуги – излишните ще трябва да отпаднат, ако трето лице подаде искане за това и предпоставките са налице.

Също така, регистрацията на марка Ви ползва по правило там, където сте я подали – националната е на територията на България и ако някой започне да използва същата марка в Мароко, Вие не можете да направите нищо, освен ако марката Ви междувременно не е станала много известна в Мароко на релевантния за това пазар и местният закон зачита тази известност. Ето защо е необходимо да потърсите регистрация за всяка държава, където ще развивате търговска дейност, обозначена със същата марка. За целия ЕС може да направите единна регистрация в бюрото в Аликанте, като това Ви дава улеснението да я управлявате и защитавате централизирано, а не държава по държава. Разбира се, ако искате да извършвате дейност само в 1-2, а не, да речем в десетина държави от общия пазар, то разходите по марка на #ЕС може да се окажат неоправдани. Ето къде внимателната предварителна преценка на подхода при регистрацията на база на стратегическите Ви бизнес цели още веднъж се оказва незаменим помощник.

¨      Заблуда 5: Дали ще регистрирам национална марка по местното право на чужда държава или защитя регистрираната си в България марка по механизма от Мадридската система, ми дава една и съща степен на ефективност по отношение на трети лица.

Повечето от държавите, където някога бихте пожелали да извършвате търговска дейност, са част от Мадридската система. Много накратко това означава, че, ако имате национална регистрация на марка в България, може чрез Бюрото по интелектуална собственост в Женева да поискате международна регистрация за всяка друга държава, която Ви интересува, стига да е част от Мадридската система. Недостатък на това голямо удобство е уязвимостта на подобно „надграждане“ на така наречената „централна атака“ – ако националната Ви регистрация бъде заличена, това ще има домино ефект върху международно направените такива. Друг недостатък на Мадридската система е, че надграждането може да бъде само за същия клас стоки, за които е регистрирана и базовата марка, тоест не е възможно да получите по-голяма защита при „разширяването“ в друга държава, ето защо националните регистрации на марка трябва да следват стратегическите планове за разширяване на всяка една компания. Също така, често пъти има неголеми, но важни разминавания между обема и механизма за упражняване на правата, които Ви дава местната национална марка и международна марка, регистрирана за същата територия. Не на последно място, толкова по – значими са тези разлики, колкото по- културно отдалечена е държавата, където се търси защита. Марката е въпрос на възприятие от релевантния потребителски пазар, а не на строго формално съвпадение на символи и изображения. Ако Apple се произнася по начин, различен от [æpl] в някоя държава, то повече работа би Ви свършило да регистрирате именно начина, по който множеството граждани я произнасят там, с техните писмени знаци; дори този начин да няма много общо със западното звучене/изписване.

Ако словният елемент на марката, например, е трудно произносим за таргет аудиторията си и те измислят неин еквивалент, който им е културно и лингвистично близък, той също трябва да бъде и защитен по местния закон (Китай е типичен пример в това отношение).

Ето защо, когато излизате на глобалната сцена, предварителната проверка на марката Ви относно основания за отказ трябва да бъде особено щателна.

Полезен би бил и предварителният анализ относно финансовото изражение на разликата между надграждане по Мадридската система и самостоятелна регистрация през Националното на ведомство на държавата, в която ще се търси защита.

Не на последно място, управлението на марките и техните срокове, особено при сложни/надградени/допълнени заявления, не спира до факта на регистрацията, а трябва да бъде целенасочено, организирано и да съпътства целия живот на марката, включително да се следят и ключовите промени в нормативни актове, ето защо е препоръчително да се повери на специалист, особено при множество марки и разлики в запазените класове стоки/услуги и територии. Пропускането на срокове или неполучаването на официални писма, даващи срок за възражения може да има много неприятни последици – ето защо посоченият адрес за кореспонденция трябва да бъде следен постоянно, за предпочитане от специалист и сменен своевременно при нужда. Ако това е адресът на Вашия представител по индустриална собственост, но нека това изрично да му бъде вменено в отговорност – така се защитавате от негови пропуски.

¨      Заблуда 6: Мога да запазя (регистрирам) много марки, за да не ги ползва друг, без да ги използвам активно и това няма значение за валидността на регистрацията им.

Не съвсем. Ако не започнете да използвате реално марката си, макар и регистрирана, за стоките и услугите, за които това е направено, в рамките на 5 години от регистрацията, друг може да започне да го прави и да поиска отмяна на Вашата регистрация. Ето защо подобно „стратегическо“ запазване на марки с цел ограничаване или затрудняване на конкуренцията рядко има желания ефект – особено като се има предвид и възможността на действителния притежател на марка, която не е регистрирана, но реално се използва в търговската дейност в България, да възрази на подобна „целева“ регистрация на същата или сходна марка.

¨      Заблуда (или опасение) 7: #Brexit. Търгувате във Великобритания и сте защитили марка на ЕС (регистрирана в Бюрото на ЕС по интелектуална собственост в Аликанте)? Няма да загубите правата си, дори и при Брексит без сделка. Бюрото за защита на интелектуалната собственост на Великобритания се погрижи за автоматичното преоформяне на защитата на европейските марки по силата на Договора за ЕС на територията си (която ще отпадне в деня на #Брексит) в защита на национален принцип, естествено уреждана от английското право. Това не е съвсем същото като да имате марка на ЕС, която може да се управлява, регистрира и защитава с „едно движение“. За английската си марка ще трябва да се грижите отделно. Но все пак е вариант да не загубите правата си изцяло. Освен това, ако действате наистина бързо (в деня след #Брексит), Великобритания дава възможност и да я добавите като територия, за която се търси защита към съществуваща международна регистрация на марка по силата на Мадридския протокол. И така да получите международна защита като за всяка трета страна (извън ЕС) – страна по Протокола, за която сте заявили това. Българското Патентно ведомство е качило повече информация по този въпрос на сайта си.

 

Статията не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Поради ограничения й обхват същата не претендира за изчерпателност по темата. За повече информация по засегнатите по-горе въпроси можете да се обърнете към автора й адвокат Жулиета Мандажиева на e-mail: mandazhieva@tmlawoffice.bg или на www.tmlawoffice.bg